作者:陆雨
2025年7月31日,最高人民法院知识产权法庭官方微信播发了《实用新型专利保护客体的认定》的裁判案例及要旨,对于实用新型制度所规定的专利客体在于保护形状、构造或其结合,以及如何认定实用新型专利中是否是对材料、方法本身的改进,而不导致对形状、构造或其结合的改进情形,做出了明确的认定。
本案对于公众及行业从业者在处理实用新型专利客体问题上,提供了清晰的指导,有利于创新者规范和合理使用实用新型专利制度,避免过度滥用的情况发生。
此外,本判决也将对目前实用新型专利数量居高不下的情况会有一定的改善作用,未来发明重点在于非形状、构造或其结合的改进情况,无论是发明者还是专利代理机构,都要更谨慎的处理专利申请提交事宜,选择适合发明特点的专利类型进行申请,以免出现类似的客体驳回情况。
根据判决书披露的信息,本案涉案专利为名为“基于玻璃的制品及包含其的装置”的专利ZL201621360437.7,专利权人为美国康宁股份有限公司。该专利申请于2016年,并要求了2015年美国专利的优先权。
因此,这实际上是一件美国的发明专利,但是在进入中国的时候,权利人选择了实用新型这个专利类型,具体原因未知。这或许也为后续的不利结果埋下了伏笔。
根据国家知识产权局的系统显示,该专利一共被发起三次无效挑战,本次二审争议的是针对2020年做出的无效决定。合议组在无效决定中,对于该专利不符合实用新型客体的认定很精炼,并且主动就《专利审查指南》中列举的“渗碳层”等为何属于产品结构,但是本专利却与此并不相同进行了充分的说理。这一点也成为专利权人事后在提起行政诉讼的主要理由之一。


无效决定
此后的一审和二审中,都支持了国家知识产权局做出的这一认定。
例如一审判决中认为,“本专利保护的玻璃制品是通过对普通玻璃进行渗入式离子交换法而制备的,其反映的也是玻璃中不同区域之间钠离子或钾离子等掺杂离子的浓度变化情况,这种变化只限于玻璃内部组分结构等差异的表征,亦不属于对于玻璃制品宏观上的形状、构造的具体限定。”
二审进一步明确了这一判定,“本专利的各项权利要求均对沿着玻璃厚度的应力分布进行了限定,具体包括不同厚度范围内的切线斜率,最大CS和最大CT值及他们之间的比值关系,DOC的厚度位置,以及相关的破裂性能和强度性能。故无论是本专利要解决的技术问题还是解决问题的技术手段,都体现了本专利要对物质材料本身进行改进,并不涉及产品的形状、构造的改进。”
实际上,国家知识产权局在2023年11月,发布了《关于实用新型专利保护客体判断的指引》,其目的就是为了促进实用新型专利制度高质量发展,提高撰写和专利质量。
其中明确了判断要素:
“实用新型专利保护的客体,需同时具备三个方面要素:产品、形状和/或构造以及技术方案。当一件实用新型专利申请的权利要求不符合上述任一方面要素的相关规定时,不属于实用新型专利保护的客体。”
并且进一步明确了“权利要求的主题名称应明确排除方法”,但是“权利要求可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造”,同时对“计算机程序的客体判断”、“人为布局规划的客体判断”进行了明确。
并且给出了实践中常见的判断涉形状和/或构造的常见的四种情形做出了说明,例如就包括(三)关于层状结构、线路构造的客体判断,(四)关于材料特征的客体判断。
此外,还对客体判断中涉及技术方案的常见情形做出了说明,对表面图案、色彩结合方案的客体判断,以及以美感为目的方案的客体判断做出了明确。
最后,这份《指引》向社会提出了申请实用新型专利时有关客体问题的注意事项。
可以说,无论是现有的《专利审查指南》,还是专利局出台的《指引》,以及司法审判上的认定,其实都已经为实用新型的专利客体问题提供了明确的指导,这一点对于规范实用新型专利的发展提供了必要的保障。
其积极意义在于:
一是对创新者提高了认知要求。发明人在发明创造后申请专利时,需要明确自己的创新改进点到底是在产品,还是工艺方法上,二者构成了实用新型专利与发明专利的最大区别。但这并不意味着含有工艺方法内容的创新就不能申请实用新型专利,这就需要逐案判断,并严格按照《专利审查指南》、《指引》及现有判例做出合理判断,区分好边界。
二是对代理行业提出业务要求。由于这个问题属于更为专业的法律问题,很多时候发明人基于自身对专利法的理解,有时很难理解到位。因此专利代理行业有责无旁贷的责任和义务,要指导发明人合理选择申报专利的类型,并给予创新者对于实用新型专利现行客体规则的充分指导,这对于提升整个行业的专利代理业务水平是积极的。
三是规范了实用新型制度滥用。随着本案二审进一步澄清实用新型专利保护客体,不仅是对新申请者提供了足够预期的提示,而且对于已经授权的实用新型专利,且处于模棱两可之间的授权专利,有可能都会存在潜在的被宣告无效的风险。这也会对一些拥有类似专利,准备发起诉讼的权利人,产生一定的抑制,避免类似专利被滥用。此外,从申请和专利审查端,该判决也为专利审查员处理类似问题提供了保障,从而从源头上也能抑制一部分边界模糊的专利,促使实用新型专利回归理性,这要比行政手段采取“非正常”认定的方式,更符合法治的本质。
四是确保新型制度落实到实处。实用新型专利制度的设计初衷,就是为了支持中小创新群体在小发明、小创新上的改进。长久以来,中国在这方面的落实上是缺失了对中小创新群体真正需求的呼应的,导致了大量大企业也在利用实用新型制度的一些便利。正如本案的康宁公司,在进入中国时,选择了实用新型专利,虽然目的不清楚,但是如果类似的专利选择发明,可能就不会存在类似争议问题。因此,本案有望促使实用新型制度回归本质,将焦点聚焦在产品和构造上的小创新和小改进,将国家创新激励制度的福利真正惠及到需要的群体上。